(조세금융신문=황성필 변리사) 디자인의 로열티 이야기

 

A라는 패션 회사에 재직하는 김미경 디자이너가 2021년에 출시될 여름 의상을 디자인했다고 하자. 회사 내부에 직무발명에 대한 규정이 있고, 그에 따라 김미경 디자이너는 회사에게 디자인 출원을 할 권리를 양도했고 등록까지 문제없이 마무리되었다.

 

김미경 디자이너는 특허발명의 경우와 마찬가지로 창작물의 양도에 대한 대가로 정당한 보상을 받을 권리를 갖는다. 권리화 단계에서는 출원을 했을 때, 등록을 받은 경우로 각각 나누어서 보상금을 지급하는 경우가 일반적이다.

 

흥미로운 사실은 보상금의 문제로만 끝나지 아니한다는 점이다. 해당 디자인이 소위 대박을 칠 수 있다. 등록된 이후 실제로 독특한 해당 디자인으로 인해 큰 인기몰이를 하는 경우가 있다. 이 경우 회사는 해당 디자인에 의하여 많은 수익을 얻게 되는 것이므로(특히나 등록 디자인인 경우 독점적인 효력이 있음), 이에 대하여 김미경 디자이너는 자신의 기여도에 따른 정당한 보상을 추가로 받을 수 있다.

 

나아가 회사의 비즈니스 전략에 따라 해당 디자인권을 제3자에게 라이선스를 하는 경우도 있을 수 있다. 이 경우에도 특허와 다르게 볼 것없이 그 기여도에 따른 로열티를 김미경 디자이너에게 지급해야 한다.

 

또한 소송, 조정 등의 분쟁으로 로열티 계약이 체결되거나, 손해배상 지급이 확정된 경우에도 동일하다. 경쟁사가 김미경 디자이너가 창작한 디자인에 대하여 무효심판을 제기했다가 패소하여 라이센싱 계약을 체결하는 경우에도 해당 라이센스 계약의 로열티 일정 금액을 김미경 디자이너에게 지급해야 한다.

 

그러나 현실적으로 디자인 회사들이 종업원들에게 직무발명 보상을 제대로 하고 있는지는 의문이다. 또한 디자이너들이 이러한 권리가 자신에게 있다고 알고 있는지 역시 의문이다. 디자인에 있어서도 직무발명의 적용은 특허와 동일하다.

 

회사의 종업원인 디자이너나 대표이사가 디자인을 개발하여 지식재산권으로 권리를 확보하는 과정과 그 활용에 있어서도 특허와 같이 직무발명의 법률이 적용된다.

 

보상금도 물론이다. 그러나 특허에 비하여 디자인 관련 업종의 회사들이 직무발명제도를 적극 활용하지는 않고 있다. 발명진흥법에서는 특허의 대상인 발명, 고안과 마찬가지로 디자인 창작자의 직무발명 보상의무를 명시적으로 규정하고 있으며 주요 규정은 다음과 같다.

 

* 제2조 1호 - “발명”이란 「특허법」·「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다. * 제2조 2호 - “직무발명”이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자등”이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

 

우리 주변에 존재하는 수많은 제품들, 그리고 각종 스마트폰 어플리케이션, 웹사이트 등은 일정한 디자인을 가지고 있다. 물론 이러한 제품과 서비스들이 모두 독창적인 디자인을 가지고 있지는 않다. 그러나 특정 부분에 있어서는 기존에 공개된 디자인과 다른 창작성을 가진 요소들이 있는 경우 지식재산권 중 디자인(특히 부분 디자인 확보가 중요)으로 보호가 가능하다.

 

물론 부정경쟁방지법에서도 미등록 디자인에 대하여 보호하는 경우가 있으나 안정적인 권리행사를 위해서는 디자인권으로 확보하는 것이 타당하다.

 

디자인 확보 위해 직무발명제도 실시가 필요해

 

특허는 침해를 입증하기가 매우 난해하다. 구성요소 완비의 원칙에 따라 특허 청구항을 구성하는 모든 요소를 포함하여 상대방이 실시함을 입증해야 한다. 이러한 입증의 과정에서 다양한 선행기술을 바탕으로 상대방이 무효심판을 제기하기도 하며, 균등론, 출원과정에서의 의식적 제외 등 수많은 논리들을 근거로 공방이 진행된다. 디자인권 역시 분쟁이 시작될 경우 크게 다르지는 않다. 그러나 기술적으로 복잡한 특허 분쟁에 비하여 디자인 분쟁은 기술에 대하여 논하지 않는다.

 

주로 기존의 디자인과 다른 창의적인 부분이 해당 디자인권에 있는지, 그리고 실제로 그러한 부분이 침해로 주장되는 제품과 육안으로 비교해 보아 유사한지 여부가 주요 쟁점이 된다. 해당 디자인이 적용된 제품의 수요자와 당업자의 수준에서 창의적인 부분을 중심으로 유사성을 판단하는 것이다.

 

삼성과 애플의 소송에서도 표준 특허 외에 디자인 관련된 분쟁이 매우 중요했다. 기업들은 최근 지식재산권 중 디자인권을 더욱 많이 확보하여 자신들만의 창작성이 인정된 부분을 권리로 보호받기 위하여 노력하고 있다.

 

따라서 디자이너들의 권리 존중도 동시에 강화되어야 한다. 강한 디자인을 확보하기 위해서 기업은 발명진흥법에 따르는 적절한 직무발명제도를 실시하는 것이 타당하다. 기업의 디자이너들에게 합리적인 인센티브를 부여해야 창작 의욕이 고취될 것이기 때문이다. 김미경 디자이너가 잊으면 안되는 것이 있다. 직무발명 보상금 청구권은 10년의 시효로 소멸한다. 지금이라도 본인의 창작에 대하여 다시 챙겨보자.

 

[프로필] 황성필  만성국제특허법률사무소 파트너 변리사
· 국제변리사연맹 한국 이사
· AI 엑셀러레이션회사 에이블러 대표
· SBS콘텐츠 허브·연세대학교 연세생활건강·와이랩(YLAB) 법률자문 및 서울대학교 NCIA 법률고문 등

 

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