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정책

[전문가칼럼]돈이 되는 강한 특허권을 획득하기 위한 방법

 

(조세금융신문=서평강 변리사) 기업들은 미래 기술에 많은 연구비를 투자한다. 요즘은 기업뿐만 아니라 정부도 이러한 시대적 흐름에 맞추어 최첨단기술과 관련된 지원을 아끼지 않고 있다. 그만큼 성장가능성이 크다는 의미로 해석할 수 있을 것이다.

 

최첨단 기술과 관련된 기술을 살펴볼 경우에는 국내뿐만 아니라 전 세계적인 기술동향을 살펴보는 것이 중요하다. 다만 개인이 전 세계에 흩어져 있는 기술들을 확인하고 분석 및 판단하기는 쉽지 않은 일이다. 이 때문에 최첨단 기술과 관련된 업무를 할 경우에 전문가의 조언은 필수이다.

 

이러한 최첨단 기술들을 보호받기 위해서는 지식재산권의 확보가 필수적이다. 여기서 지식재산권은 새로운 시대에 새로운 영역을 개척한 자에게 주어지는 독점배타적인 권리를 의미한다.

 

창의적인 사업수행의 증거이며, 발명 공개의 대가로서 지식재산이라는 재산권을 제공해 주는 공적인 수단이다. 또한, 스스로 개척한 기술영역을 제3자로부터 보호하고, 안정적으로 사업을 영위할 수 있도록 하는 방패가 되기도 한다.

 

이렇듯 중요한 지식재산권이 제 기능을 하도록 하려면, 지식재산권을 잘 확보하는 것이 무엇보다도 중요하다. 잘못된 전략으로 접근하는 경우 지식재산권 확보에 실패할 수도 있으며, 가까스로 확보에 성공한다고 하여도 원하는 효과를 얻지 못할 수도 있다. 이에 최첨단 기술의 시대에 지식재산권을 잘 확보하기 위한 전략을 소개하겠다.

 

조속하게 출원일을 확보하라

 

출원일을 확보하는 것은 지식재산권 확보에 있어서 가장 기본이 된다. 발명을 먼저 한 것보다 출원을 먼저 한 것을 보호해 주는 것을 ‘선출원주의’라고 하는데 전 세계에서 오로지 미국만 선‘ 출원주의’가 아닌 선‘ 발명주의’를 200년간 고집해오다 2015년에 선출원주의로 회귀하면서 지금은 전 세계에서 ‘선발명주의’를 취하는 국가는 단 하나도 남지 않게 되었다.

 

먼저 발명했다는 것에 대한 입증이 어렵기 때문에 인권의 나라 미국도 결국 선출원주의를 선택하였다. 그만큼 지식재산권에 있어서 출원일이 중요하다. 이 출원일을 기준으로 지식재산권(특허, 실용신안, 디자인 및 상표)의 등록여부가 결정되는 것이 일반적이다.

 

예컨대, 특허의 경우 발명의 핵심적인 내용이 대중에 공개되기 전에 출원이 완료되어야 하며, 상표의 경우 타인보다 빠르게 출원을 통해 원하는 상표를 선점하여야 한다. 사업에 있어서 불확실성은 무엇보다 큰 리스크 요소이며, 지식재산권의 출원은 이러한 불확실성을 줄일 수 있는 가장 좋은 수단 중 하나이다.

 

근래 새로 개척되는 분야에서는 조속한 출원일 확보를 위해 발명의 핵심적인 내용만을 간략하게 기술하여 ‘가출원(출원일을 우선 인정받기 위해 수행하는 출원)’을 하는 기업들도 많다. 필자는 예전에 한국전자통신연구원(ETRI)의 5G 통신 특허를 많이 다루었는데, 퇴근 시간 30분을 남겨놓고 한국전자통신연구원 측에서 가출원을 요청받아 해당일 9시가 넘어 간신히 출원하고 볼멘소리를 하며 퇴근하는 경우가 잦았다.

 

그 당시에 5G에 관한 새로운 기술은 출원일 하루 차이로 어떤 출원은 거절되고 어떤 출원은 등록되어 수백억원짜리 특허가 되는 경우가 있었기 때문에 한국전자통신연구원 측에서도 무리가 있는 부탁을 종종하곤 했었다. 그만큼 출원일의 빠른 확보가 중요하다.

 

지식재산권과 관련된 제도를 적극적으로 활용하라

 

특정한 요건을 갖추는 경우 기존의 지식재산권 등록기간의 1/3일에 권리를 획득할 수 있는 우선심사제도가 있다. 특허의 경우 일반적으로 출원부터 등록까지 1년 6개월~2년의 시간이 소요되는데 우선심사를 수행할 경우 5~6개월 만에 특허등록이 가능하다. 상표의 경우 일반적으로 8개월~10개월의 시간이 소요되는데, 우선심사를 수행할 경우 3~4개월 만에 상표등록이 가능하다.

 

디자인의 경우 일반적으로 6개월의 시간이 소요되는데, 우선심사를 수행할 경우 2개월만에 상표등록이 가능하다. 우선심사를 신청하는 경우 심사기간이 크게 단축되므로, 빠른 권리화를 위해 우선심사제도를 적극적으로 활용하는 것이 바람직하다.

 

또한, 특허청에서는 출원인의 편의를 위해 다양한 제도를 신설하여 운영하고 있다. 대표적으로, 하나의 제품에 관련된 복수의 지식재산권을 일괄적으로 심사하여 주는 일괄심사제도가 있다.

 

일괄심사제도의 경우 복수의 지식재산권에 관하여 같은 날 심사결과를 제시해 주어야 하는 의무가 발생하게 된다. 일괄심사는 예비심사와 함께 진행되는 것이 일반적이며, 짧은 시간 내에 다수의 지식재산권을 확보하기 위한 수단으로 활용될 수 있다.

 

다음으로 의견제출통지를 받기 전에 특허청 심사관과 의견제출통지서에 관한 내용을 다툴 수 있는 예비심사 제도가 있다. 예비심사제도의 장점은 의견제출통지서가 나오기 전에 특허청 심사관과 추후 보정 내용에 대한 어느 정도의 합의를 수행하고, 해당 합의대로 보정을 수행하여 최단 시간에 특허를 등록 받을 수 있는 데에 있다. 이러한 제도들을 활용하면 최대 1.5개월~3개월만에 특허를 획득할 수도 있다.

 

필자는 예비심사와 일괄심사를 적극적으로 활용하는 몇 안 되는 변리사 중 하나인데, 기업들은 예비심사와 일괄심사를 활용할 경우 특허 20건을 세달 만에 등록받아 수억~수십억 상당의 국가지원사업을 쉽게 받을 수 있다.

 

또한, 보정안 리뷰제도는 특허가 거절된 경우 심사관과의 면담을 통해 극복가능성을 타진해볼 수 있도록 하는 제도로서, 이를 통해 보다 적극적으로 특허등록을 시도해볼 수 있다.

 

지식재산권 포트폴리오를 구축하라

 

지식재산권은 특허, 디자인, 상표 및 저작권을 포함하며, 각각의 지식재산권은 서로 다른 특징과 보호범위를 갖는다. 최첨단 기술 관련 발명은 융·복합적 특징을 가지는 경우가 많으므로, 복수의 지식재산권을 포함하는 포트폴리오를 구축하여 입체적인 보호를 꾀하는 것이 좋다.

 

하나의 제품이나 서비스와 관련된 창작이라 하더라도 관점에 따라 다양한 지식재산권으로 보호될 수 있다. 회사의 기술적인 부분은 특허로 출원되어야 하며, 회사의 브랜드는 상표등록출원을 통해 보호받을 수 있고, 회사의 제품의 외관은 디자인등록출원을 통해 보호받을 수 있다.

 

기술 트렌드를 이해하는 전문가를 만나라

 

첨단 기술과 관련된 기술들은 기존의 지식재산권 상식으로는 설명하기 어려운 측면을 다수 포함하고 있다. 따라서 최신의 기술 트렌드에 대한 이해와 풍부한 실무경험이 있는 전문가를 만나는 것이 중요하다.

 

일례로 최근에 이슈가 많이 되는 블록체인 기술의 경우 분산처리라는 노드 역할을 하는 자에게 보상을 주는 탈중앙화시스템에 관한 이해가 핵심이며, 인공지능 기술의 경우 일반적으로 머신러닝(기계학습)을 기반으로 한다.

 

머신러닝의 경우 오픈소스를 이용하여 개발되는 경우가 많고, 학습에 이용되는 알고리즘이 상황에 따라 변경되는 경우도 있다. 따라서 인공지능 기술의 경우 종래기술과 달리 알고리즘의 종류보다는 학습에 활용되는 데이터 및 그 활용방법이 더 중요하게 여겨지는 경우가 많다.

 

국가 차원에서도 육성하려고하는 분야인 클라우드 컴퓨팅 기술의 경우, 하드웨어에 소프트웨어 응용 프로그램을 설치하는 기존 모델을 빠르게 대체하고 있다. 이를 SaaS(Software as a Service)라고 하며, 이로 인해 기존의 하드웨어-소프트웨어 관계의 프레임이 크게 변화하고 있다.

 

이러한 기술적 특징들은 종래의 소프트웨어 관련 발명에 대한 특허 실무 개념만으로는 설명하기 어려운 것이다. 따라서 최신의 기술 트렌드에 대한 이해가 있어야 발명의 내용을 올바르게 이해할 수 있음은 물론이고, 여기에 풍부한 실무경험이 뒷받침되어야 기업의 소중한 기술을 안전하게 보호하고, 재산권적 가치를 극대화할 수 있는 지식재산권 포트폴리오를 만들어낼 수 있다.

 

위와 같은 이유 때문에 믿을 수 있는 전문가를 찾아 적극적으로 상담을 요청하는 것이 중요하고, 그 경우 전문가로부터 해당 기업의 상황과 요구에 따른 최적의 지식재산권 대응방안대로 기업 지식재산 전략을 수립할 수 있다.

 

[프로필] 서평강 상상특허법률사무소 대표 변리사
 • 중소벤처기업부 비즈니스지원단 기술자문위원
 • 특허청 심사관 대상 특허법교육 전문교수
 • 창업선도대학 국가지원사업 심사위원장
 • 국제지식재산연수원 지식재산 전문교수
 • 한빛 지적소유권센터 특허법 전임강사

 

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